A quel nom déposer sa marque ?

Par Amélie Capon, le 12/06/2020

La marque est un élément différenciant qui permet aux clients d’identifier une entreprise, une offre de service ou un produit.
Bien souvent les créateurs commencent à protéger leur marque en achetant les noms de domaine les plus courants, puis devant les contraintes et le coût lié au dépôt de marque, ils s’interrogent et se demandent à quoi sert le dépôt d’une marque.

A quel nom déposer sa marque ?

C’est à cette question récurrente que sont confrontés de nombreux créateurs et dirigeants d’entreprise qui souhaitent protéger leur dénomination sociale, leur nom de domaine ou le nom de leur produit ou service à titre de marque.

A quoi sert le dépôt de marque ?

Rappelons que la protection au titre de la marque confère à son titulaire un monopole pour les produits ou services visés à son dépôt ( voir notre article : comment protéger sa marque ?) et constitue un signe distinctif fort sur lequel le dirigeant d’entreprise peut s’appuyer pour faire cesser tout usage identique ou proche à son signe.

A quel nom déposer sa marque ?Déposer la marque au nom du créateur, personne physique ou au nom de la société n’est pas un choix anodin et entraîne de nombreuses conséquences sur le plan juridique.

Tout dépend en réalité de l’objectif poursuivi par le créateur et de l’indépendance dont il dispose au sein de son entreprise.

Le dirigeant dispose ainsi de deux options pour procéder au dépôt de sa marque :

  • déposer sa marque en sa qualité de personne physique
  • déposer sa marque au nom de l’entreprise

Déposer sa marque en sa qualité de personne physique

Le créateur privilégiera le plus souvent cette solution lorsqu’il est à l’origine de la création de la société et qu’il est seul créateur.

Les avantages d’un dépôt de marque à son nom

Le dirigeant reste seul titulaire de sa marque qu’il peut ensuite plus facilement valoriser et revendre à sa société en cas d’arrivée de nouveaux associés ou investisseurs.

Il conserve également la propriété de ses droits sur son signe s’il venait à être évincé, par la suite de la direction de son entreprise. Le dirigeant pourra alors poursuivre l’exploitation de sa marque même s’il ne fait plus partie de l’entreprise.

Autre avantage : lorsqu’il concède une licence d’exploitation de sa marque à son entreprise, le dirigeant peut prévoir le versement de redevances à son profit, ce qui peut constituer une source de revenus complémentaires non négligeables. Il convient de préciser que pour être opposable aux tiers, ce contrat de licence de marque doit obligatoirement être publié auprès de l’INPI.

L’inconvénient d’un dépôt de marque à son nom

A quel nom déposer sa marque ?En cas de contentieux, seul le titulaire de la marque, c’est-à-dire le dirigeant pourra agir en contrefaçon. Or, l’exploitation de la marque étant assurée par l’entreprise et non par son titulaire, les sommes réclamées sur le fondement de la contrefaçon seront nécessairement moindres que si la marque avait été détenue par la société.

La société pourra néanmoins obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale même si elle est, en pratique, plus difficile à établir que la contrefaçon.

Déposer sa marque au nom de l’entreprise

Le créateur choisira cette option lorsqu’il crée son entreprise avec un ou plusieurs associés ou lorsqu’il ambitionne dès le départ un développement rapide de sa société.

L’avantage d’un dépôt de marque au nom de l’entreprise

A quel nom déposer sa marque ?Déposer la marque au nom de la structure rassure les éventuels investisseurs et les institutionnels notamment dans les secteurs innovants.

Cette solution présente également l’avantage d’obtenir des dommages et intérêts correspondants à l’exploitation qui est faite de la marque.

L’inconvénient d’un dépôt de marque au nom de l’entreprise

Lorsque le dirigeant est écarté de la structure qu’il a créé, il ne peut plus exploiter la marque qui appartient à l’entreprise  et ce même s’il s’agit de son nom patronymique.

Remarque :
Dans le cas où la société n’est pas encore créée,  il est possible de procéder au dépôt du ou des créateurs, personnes physique pour le compte de la société X en cours de formation. Dès la création de la société, il faudra en avertir l’INPI en lui adressant un extrait Kbis de la nouvelle structure.

Conclusion

Il convient de préciser qu’aucune des deux options n’est irréversible. La situation de l’entreprise et de son dirigeant sont, en effet, régulièrement amenées à évoluer avec le temps.

En cas de doute, il convient de se faire accompagner par un spécialiste de la matière qui pourra déterminer la solution correspondant à vos besoins.

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Amélie Capon

Amélie Capon -

Amélie Capon est diplômée en droit de la propriété industrielle à Paris II Panthéon-Assas, et titulaire du Certificat de Spécialisation en droit de la propriété intellectuelle. Amélie est Avocate associée chez Capon & Rault Avocats en droit de la Propriété Intellectuelle, Marques, Brevets, Dessins et Modèles


6 commentaires pour “A quel nom déposer sa marque ?”

  • Maobenjamin dit :

    Bonjour, connaissez vous également la solution de dépôt de modèle par huissier type : fidealis.com ? Est-ce que cela à autant de valeur en cas de litige ?

    Pas encore de votes.
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    • Laurent Dufour dit :

      Bonjour,

      Désolé je n’ai jamais eu de retour sur ce service et ne suis pas en mesure de vous aider.

      Cordialement,
      L’équipe Créer son entreprise

      Pas encore de votes.
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    • Laurent Dufour dit :

      Bonjour,

      Nous n’avons pas eu l’occasion de tester cette solution et ne pouvons donc pas faire de retour sur le sujet.

      Cordialement,
      L’équipe Créer son entreprise LBdD

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  • Harrouin dit :

    Bonjour,
    J’ai déposé en nom propre ma marque auprès de l’INPI, je souhaiterais savoir si je peux en temps que particulier faire un contrat de licence avec une société ? et ma deuxième question, est ce légal si je suis le gérant majoritaire de cette société ?
    Cdt

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    • Jimmy Neveu dit :

      Bonjour,
      Il est possible de faire une contrat de licence mais cela doit respecter un formalisme juridique (contrat, pv d’ag)
      Au besoin, nous pouvons recommander un professionnel pour la partie juridique. Si le contact vous intéresse faites m’en la demande via notre page contact (https://www.leblogdudirigeant.com/qui-sommes-nous/#contact), je vous répondrai par retour de mail
      Cordialement,
      L’équipe accompagnement des entrepreneurs LBdD

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  • Zena dit :

    Excellent article et titre – clair et concis.
    Merci

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    • Dufour Laurent dit :

      Bonjour,
      Merci pour votre commentaire encourageant
      Cordialement
      L’équipe création d’entreprise LBdD

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